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Abmahnung Markenrechtsverletzung, wie muss ich mich verhalten?

Ein Beitrag zum Verhalten bei Erhalt einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung.

Von RA Norman Buse, LL.M., Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Rechtsanwältin Christin Laxa.

Abmahnungen wegen eines markenrechtlichen Verstoßes sind nicht so häufig anzutreffen, wie beispielsweise urheberrechtliche Abmahnungen im Bereich des Filesharings. Das bedeutet aber nicht, dass sie deswegen weniger Relevanz in der anwaltlichen Praxis haben. Allein der hohe Gegenstandswert mit mindestens 50.000,00 EUR bzgl. des Unterlassungsanspruchs verleiht der markenrechtliche Abmahnung ein gewisses Gewicht und finanzielle Relevanz.

Gerade in den letzten Jahren hat sich die Anzahl der durchgeführten Abmahnungen auch deutlich erhöht. Mit der Digitalisierung unseres Alltaglebens, in welchem nahezu alles durch das Internet umgesetzt und dokumentiert wird, ist es mittlerweile ein Leichtes für die betroffenen Markeninhaber geworden, potenzielle Markenrechtsverstöße festzustellen und festzuhalten. Häufig kommt es vor, dass die Marke durch externe Dienstleistungsunternehmen im Auge behalten wird oder spezielle Überwachungssoftware zum Einsatz kommt. Markenrechtsverstöße werden auch gerne mal von Konkurrenten offenbart, um es Mitbewerbern schwer zu machen.

Die außergerichtliche Abmahnung im Markenrecht: Fluch und Segen zugleich

Als Abmahnung bezeichnet man in der anwaltlichen Praxis ein förmliches, außergerichtliches Schreiben an die rechtsverletzende Partei. Inhaltlich beinhaltet sie die Aufforderung an den Adressaten eine begangene oder unmittelbar bevorstehende Rechtsverletzung zukünftig zu unterlassen. Spricht eine Anwaltskanzlei oder ein Rechtsanwalt die Abmahnung für die betroffene Partei aus, was so gut wie immer der Fall ist, werden neben dem Unterlassungsbegehren auch die entstandenen Rechtsanwaltskosten als sogenannter Aufwendungsersatz geltend gemacht. In der besonderen Konstellation einer Markenrechtsverletzung können sich diese Kosten sogar noch verdoppeln, wenn zusätzlich ein(e) Patentanwalt/-in hinzugezogen wird. Dies ist zwar an gewisse Voraussetzungen geknüpft, wie etwa der Erforderlichkeit, nach dem BGH aber grundsätzlich als zulässig erachtet worden.

Weiterhin wird der Abgemahnte im Abmahnschreiben zur Zahlung von Schadensersatz (i.d.R. Lizenzschadensersatz) aufgefordert. Da der Schaden häufig nicht bezifferter ist, weil etwa das Ausmaß der begangenen Rechtsverletzung noch unklar ist, wird an die Stelle einer konkreten Schadensersatzforderung zunächst ein Auskunftsbegehren geltend gemacht. Ein Auskunftsanspruch ist insoweit explizit in § 19 Markengesetz (MarkenG) vorgesehen.

Der Rechtsverletzer sieht sich folglich mit einer Reihe von möglichen Ansprüchen konfrontiert und empfindet die Abmahnung verständlicherweise nicht sehr belastend. Die Abmahnung bietet aber auch Chancen. Als außergerichtliches Rechtsinstitut will sie dem Rechtsverletzer die Möglichkeit bieten, eine teure gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Zudem erhält man einen ersten Eindruck von den rechtlichen Argumenten der Gegenseite und kann sich im Falle einer gerichtlichen Inanspruchnahme entsprechend vorbereiten.

Vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung

Regelmäßig wird dem außergerichtlichen Abmahnschreiben eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung beigefügt sein. Durch diese verpflichtet sich der Adressat der Abmahnung, die dargestellte Rechtsverletzung zukünftig nicht mehr zu begehen und unterwirft sich im Falle eines Verstoßes einer Vertragsstrafe. Diese wird entweder von der Gegenseite selbst festgelegt oder in das Ermessen des erkennenden Gerichts gestellt. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung dient der Befriedigung des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs und verhindert in soweit ein gerichtliches Vorgehen in Form des einstweiligen Verfügungsverfahrens und/ oder Klageverfahrens.

Die vorformulierten Unterlassungserklärungen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Im Interesse der von der Rechtverletzung betroffenen Partei werden diese möglichst weit formuliert sein. Hinzukommt, dass sie meist zusätzliche Verpflichtungen enthalten, wie beispielweise die Zahlung der Abmahnkosten oder den Ersatz aller aus der Rechtsverletzung entstandenen oder noch entstehenden Schäden.

Wann habe ich eine Markenrechtverletzung begangen?

Wann eine Markenrechtsverletzung vorliegt, ergibt sich aus § 14 MarkenG. Hier wird nicht nur konstituiert, dass dem Inhaber einer Marke ein ausschließliches Recht zusteht, sondern darüber hinaus werden neben den möglichen Verletzungshandlungen auch die daraus resultierenden Ansprüche geregelt.

Wann eine Markenrechtsverletzung im Einzelfall vorliegt, kann pauschal nicht beantwortet werden. Die Materie ist hochkomplex und im Übrigen in vielen Konstellationen umstritten. Hinzukommt, dass das deutsche Markenrecht durch den europäischen Gesetzgeber und den EuGH stark beeinflusst wird. Grundsätzlich lässt sich aber Folgendes festhalten:

  • Eine Markenrechtsverletzung setzt die fehlende Zustimmung des Markeninhabers voraus. Ist eine solche erteilt, scheidet eine Verletzung aus. An das Vorhandensein sind jedoch strenge Voraussetzungen geknüpft und im Falle des Bestreitens trägt der Rechtsverletzer nach den allgemeinen Regeln die Darlegungs- und Beweislast.

 

  • Die behauptete Verletzungshandlung muss sich im geschäftlichen Verkehr abgespielt haben. Auch wenn die Maßstäbe diesbezüglich nicht sehr streng sind, bedarf es nach der Rechtsprechung des EUGH zumindest einen Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit. Die Benutzung darf damit nicht ausschließlich im privaten Bereich stattgefunden haben.

 

  • Mit § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beschreibt der Gesetzgeber drei generelle Verletzungsformen, die ein abgestuftes Schutzkonzept darstellen: der Identitätsschutz (Nr. 1), der Verwechslungsschutz (Nr. 2) und der Bekanntheitsschutz (Nr. 3). Dazu unten Näheres.

 

  • In den Absätzen 3 und 4 werden Beispiele für rechtverletzende Benutzungsformen aufgezählt, zwingend sind diese allerdings nicht und schon gar nicht abschließend.

 

  • Neben der Benutzung im geschäftlichen Verkehr erfordert die Bejahung eines markenrechtlichen Verstoßes als ungeschriebene Voraussetzung, dass die Benutzung der Zeichen zumindest auch zur Unterscheidung von Dienstleistungen/Waren nach ihrer kommerziellen Herkunft erfolgt. Eine solche Einschränkung ist erforderlich, um eine Ausuferung des markenrechtlichen Schutzes zu verhindern. Die Marke soll in erster Linie dazu dienen, festzustellen, von wem und woher eine Ware oder eine Dienstleistung stammt. Dieses sogenannte Herkunftsprinzip ist bereits ausdrücklich im Rahmen der Legaldefinition des Markenbegriffs in § 3 Abs. 1 MarkenG verankert. Andere Funktionen einer Marken treten dabei in den Hintergrund.

 

  • Kein Eingreifen von Ausschlusstatbeständen wie die §§ 6, 23, 24 MarkenG. In § 6 MarkenG ist der Prioritätsgrundsatz verankert. Dieser legt allgemein fest, das ältere Markenrechte den jüngeren vorgehen. § 23 MarkenG sieht Ausschlussmöglichkeiten vor, wenn es sich bei den benutzten Zeichen um den eigenen Namen handelt (Recht der Gleichnamigen), die Angaben lediglich beschreibender Art sind oder das Ersatzteilgeschäft einer Ware betroffen ist.

 

Identitätsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie (die Marke) Schutz genießt.

Da der Identitätsschutz absolut wirkt, sind seine Voraussetzungen sehr eng gefasst. Nach Auffassung des EuGH soll eine doppelte Identität nur dann vorliegen, wenn eine vollständige Übereinstimmung in jeglicher Hinsicht angenommen werden kann. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt auch der BGH, wobei eine Zeichenidentität im Falle einer bloßen Abweichung durch Groß- und Kleinschreibung durch ihn bejaht wurde.

Verwechslungsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Der Schutz vor Verwechslungsgefahr ist in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geregelt. Danach liegt eine markenrechtliche Verletzungshandlung vor, wenn ein Zeichen benutzt wird und aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

In Rechtsprechung und Literatur werden verschiedene Arten der Verwechslungsgefahr unterschieden. Vordergründig geht es dabei, um die Frage, ob das angesprochene Publikum glaubt oder glauben könnte, dass es sich um das selbe Zeichen handelt und die Waren/Dienstleistungen daher von einem Unternehmen stammen (= unmittelbare Verwechslungsgefahr); die Verschiedenheit der Zeichen zwar erkennt, aber aufgrund der Ähnlichkeit davon ausgeht, dass eine Leistung eines Unternehmens vorliegt (= mittelbare Verwechslungsgefahr) oder wegen der Ähnlichkeit eine Verbindung zwischen den betroffenen Unternehmen vermutet (= Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne), die in Wahrheit aber gar nicht besteht.

Unabhängig davon, wie die Verwechslungsgefahr einzuordnen ist, muss nach höchstrichterlicher Rechtsprechung jedenfalls eine Einzelfallabwägung unter Beachtung aller in Betracht kommenden Umstände erfolgen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Identität/Ähnlichkeit der verwendeten Zeichen und vertriebenen Waren/Dienstleistungen zu legen. Aber auch die sogenannte Kennzeichenkraft der älteren Marke spielt eine wesentliche Rolle.

Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

Mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stellt der Gesetzgeber schließlich ein umfassendes Schutzkonzept für besonders populäre Marken zur Verfügung. Kann eine Verwechslungsgefahr nach Nr. 2 nicht bejaht werden, weil keine Ähnlichkeit zwischen den angebotenen Dienstleistungen/Waren besteht, hilft unter Umständen die Nr. 3 weiter.

Diese verzichtet gerade auf das Erfordernis der Ähnlichkeit zwischen den angebotenen Leistungen/Waren. Grund dafür ist, dass eine Marke nach Auffassung des EuGH auch als Träger anderer Mitteilungen fungiert, insbesondere über die speziellen Eigenschaften oder Merkmale der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, oder der mit ihr vermittelten Bilder und Empfindungen wie etwa Luxus, Lebensstil, Exklusivität, Abenteuer oder Jugendlichkeit. Unter diesem Aspekt hat die Marke einen ihr eigenen, autonomen wirtschaftlichen Wert, der von dem der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu unterscheiden ist. Solche Botschaften, die insbesondere durch eine bekannte Marke vermittelt oder mit ihr verbunden werden, verleihen ihr einen erheblichen und schutzwürdigen Wert, zumal die Bekanntheit einer Marke in den meisten Fällen das Ergebnis beträchtlicher Anstrengungen und Investitionen ihres Inhabers ist.

Wann eine Marke als bekannt einzustufen ist, ist wiederum eine Einzelfallentscheidung, die durch das erkennende Gericht eigenständig getroffen werden muss.

Was ist bei Erhalt einer unberechtigten Abmahnung zu tun?

Sind Sie der Auffassung, dass der markenrechtlichen Abmahnung jegliche rechtliche Grundlage fehlt, sollten Sie dennoch reagieren. Suchen Sie sicherheitshalber eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei für gewerblichen Rechtsschutz innerhalb der Ihnen gesetzten Frist auf. Ein Verstoß nach dem Markengesetz muss nicht immer offensichtlich sein. Beispielweise kann schon das Verwenden bestimmter Keywords bzw. Anzeigen im Rahmen einer Google-AdWords Kampagne eine Markenrechtsverletzung darstellen.

Liegt nach dem Ergebnis der rechtlichen Begutachtung keine Markenrechtsverletzung vor, wird die Sie betreuende Rechtsanwaltskanzlei die behaupteten Ansprüche als unbegründet mit den entsprechenden Argumenten zurückweisen. Dann bleibt es abzuwarten, wie die Gegenseite reagieren wird und ob gegebenenfalls gerichtliche Schritte durch sie eingeleitet werden.

Je nach Sachlage können Sie aber auch selbst aktiv werden (Schutzschrift) und zum Gegenschlag ausholen. Möglichkeiten bestehen hier im Erheben einer negativen Feststellungsklage oder in einem Antrag auf Löschung der Marke. Gleichzeitig können Ihre eigenen Anwaltskosten bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung erstattungsfähig sein.

Wie verhalte ich mich bei einer berechtigten Abmahnung?

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass die Abmahnung ihre Berechtigung hat, raten wir dringend davon ab, die vorgefertigte Unterlassungserklärung ungeprüft zu unterschreiben und die Geldforderung übereilt auszugleichen. Die Forderung ist häufig überhöht angesetzt und auch das Formulieren einer strafbewehrten Unterlassungserklärung will gelernt sein. Für einen juristischen Laien ist die Tragweite der Erklärung oft nicht einzuschätzen und kann im Falles eines Verstoßes zu erheblichen Kosten führen.

Es gilt im Falle einer berechtigten Abmahnung auch hier die Maxime: Ruhe bewahren, aber die Sache nicht einfach aussitzen. Die bloße Beseitigung des Verstoßes reicht nicht aus, um den markenrechtlichen Unterlassungsanspruch zu erfüllen. Suchen Sie zeitnah eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei auf und achten Sie dabei auf die Ihnen im Abmahnschreiben gesetzte Frist. Unter Umständen stellt sich im Rahmen der rechtlichen Begutachtung sogar heraus, dass gar keine Markenrechtsverletzung vorliegt und die Abmahnung insoweit unbegründet ist.

Vorsicht vor der ungeprüften Abgabe einer beigefügten strafbewehrten Unterlassungserklärung

Die Bedeutung der strafbewehrten Unterlassungserklärung wird leider häufig unterschätzt und der Fokus lediglich auf die geforderten Anwaltskosten bzw. den Schadensersatz gelegt. Dies ist jedoch ein fataler Irrtum. Wie der Name sagt, ist die Unterlassungserklärung strafbewehrt. Dies bedeutet, dass im Falle einer erneuten oder nicht abgestellten Markenrechtsverletzung eine Vertragsstrafe verwirkt wird.

Diese kann schnell einen 4-stelligen, teilweise gar einen 5-stelligen Betrag ausmachen. Wenn vorschnell eine Unterlassungserklärung durch den Abgemahnten abgegeben und noch nicht alle Verstöße (erkennbar oder nicht erkennbar) ausgeräumt wurden, kann die Gegenseite eine Vertragsstrafe aussprechen. Gerade wenn etliche verletzende Produkte im Umlauf sind und auf verschiedene Verkaufsplattformen angeboten werden, ist es gar nicht so leicht, in der geforderten Frist die Rechtsverletzungen abzustellen. Teilweise empfiehlt es sich daher, gänzlich auf die Abgabe einer Unterlassungserklärung zu verzichten und lieber eine einstweilige Verfügung zu kassieren. Dadurch gewinnt man wertvolle Zeit, da die einstweilige Verfügung erst mit wirksamer Zustellung ihre Wirkung entfaltet.

Wir helfen bei Erhalt einer Abmahnung

Unsere Anwälte stehen Ihnen bundesweit bei Erhalt einer markenrechtlichen Abmahnung jederzeit tatkräftig zur Seite. Weitere Informationen zum Markenrecht finden Sie hier.

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