Das Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht

von RA Norman Buse, Anwalt für Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Medienrecht in Berlin und Jessica Müller, Rechtsreferendarin

Im Falle einer Markenrechtsverletzung durch einen Konkurrenten stellt sich in der Praxis häufig die Frage, ob und wenn ja, in welchen Fallkonstellationen neben einem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch auch ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann.

Der vorliegende Beitrag untersucht die Frage der Anspruchskonkurrenz zwischen dem Markengesetz und dem Wettbewerbsrecht (UWG).

Das Markengesetz ist ein Teil des Kennzeichenrechts, das mit weiteren Gesetzen des Gewerblichen Rechtsschutzes sowie dem Urheberrecht zum Immaterialgüterrecht gehört. Das Markenrecht dient vorrangig dazu, Bezeichnungen von Produkten im geschäftlichen Verkehr zu schützen und die Herkunftsfunktion der Produkte oder Dienstleistungen zu kennzeichnen.

Schutzgegenstand des Markenrechts

Aus § 1 MarkenG geht hervor, dass das Markengesetz Kennzeichen in drei Formen schützt, nämlich die Marke, die geschäftliche Bezeichnung sowie die geografische Herkunftsangabe.

Was unter einer Marke zu verstehen ist, ist gesetzlich nicht bestimmt. Darunter ist aber ein Zeichen zu verstehen, das dazu geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens von anderen zu unterscheiden. Sie soll also etwas kennzeichnen, um unterscheiden zu können. Dabei sind nicht abschließend Wort- und Bildmarken, aus Wort- und Bildmarken zusammengesetzte Kennzeichnungen, Farb- und 3D-Marken sowie Hör- und Geruchsmarken möglich.

Unter die geschäftlichen Bezeichnungen i. S. d. § 5 MarkenG fallen die Unternehmenskennzeichen und die Werktitel. Vor allem bei großen Unternehmen sind die Unternehmenskennzeichen üblich. Neben der Bezeichnung des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebes kann auch die Firma sowie der Name geschützt werden.

Zuletzt sind die geografischen Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG) von Bedeutung. Diese stellen Namen, Angaben oder Zeichen dar, mit denen die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet wird. In der Himalya- Salz- Entscheidung lässt der Bundesgerichtshofes erkennen, dass die §§ 126 ff. MarkenG vor allem den kennzeichenrechtlichen Individualschutz bezwecken (BGH, Urt. v. 31.3.2016 – I ZR 86/13 (OLG Köln), 1. LS).

Insgesamt lässt sich sagen, dass eine gut funktionierende und geschützte Marke zu enormen Umsatzsteigerungen führen kann. Je mehr Menschen eine bestimmte Marke kennen, desto interessanter wird sie. Und je interessanter sie wird, desto mehr Verkäufe wird es geben und desto mehr und höhere Preisanstiege durch die jeweiligen Unternehmen sind möglich. Erst die Unterscheidbarkeit einzelner Waren oder Dienstleistungen lässt es zu, dass der Abnehmer sich frei dazu entscheiden kann, was er wählt.

§ 2 Markengesetz regelt die Anwendung anderer Vorschriften. So heißt es: „Der Schutz von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben nach diesem Gesetz schließt die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus“. Demnach sind der ergänzende Kennzeichenschutz sowie eine Beschränkung des markenrechtlichen Schutzes möglich. Ergänzende Vorschriften finden sich u. a. in §§ 823 (beachte die Vorrang-Theorie), 824, 826 (stets anwendbar), 1004 BGB; § 37 II HGB (uneingeschränkte Anwendbarkeit), Vorschriften des UrhG, wenn das Kennzeichen ein „Werk“ i. S. d. § 2 UrhG darstellt (kumulatives Vorgehen ist grds. möglich), sowie in diversen Vorschriften des UWG. Entscheidend ist, dass die jeweiligen Vorschriften an die Kennzeichnungseigenschaft anknüpfen. Liegen bloße Schutzvorschriften vor, die von dem Kennzeichen unabhängig sind, z.B. Normen des Design- oder Urheberrechts, vor, so reicht dies vorliegend nicht aus.

Vorrang des Markenrechts?

Die Öffnungsklausel des § 2 MarkenG gibt also an, dass andere Vorschriften anwendbar sind. Ob diese dann auch zwingend Anwendung finden müssen, ist umstritten.

Die ältere Rechtsprechung ging von einem generellen Vorrang des Markenrechts (Vorrangtheorie) aus. Nach dieser Auffassung enthält das Markengesetz Sonderregelungen, die i. d. R. die entsprechenden UWG-Vorschriften verdrängen. Der ergänzende Kennzeichenschutz ist danach zulässig, wenn die Voraussetzungen der markenrechtlichen Sonderregelungen nicht vorliegen, z.B., wenn das entsprechende Zeichen gar nicht erst in den Schutzbereich des Markenrechts fällt. Liegen die markenrechtlichen Voraussetzungen vor und treten weitere Umstände hinzu, die nicht vom Markenrecht erfasst sind, jedoch einen Unlauterkeitstatbestand des UWG erfüllen, so dürfen die Vorschriften ebenso ergänzend angewandt werden.

Liegt also eine konkrete Rechtsverletzung vor, gilt nach älterer Ansicht der Vorrang des Markenrechts. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb tritt dann zurück, egal ob etwaige gesetzliche Schutzfristen für das geschützte Werk abgelaufen sind. Etwas anderes gilt nur, wenn neben den Rechtsverletzungen aus dem Marken-, Patent- und Urheberrecht weitere Verletzungen vorliegen, die die sogen. Unlauterkeit i. S. d. UWG begründen.

Diese sog. Vorrangtheorie des Markenrechts ist jedoch durch die neuere Rechtsprechung aufgegeben worden. In seiner Entscheidung aus dem Jahr 2013 (BGH, Urt. v. 15. 8. 2013 – I ZR 188/11 (OLG Karlsruhe), 1. LS, Hard Rock Café- Entscheidung) gibt der BGH an, dass der individualrechtliche Schutz des Markenrechts und der lauterkeitsrechtliche Schutz des UWG auch nebeneinander bestehen können. Die Aufgabe der älteren Ansicht wurde insbesondere für Fälle des Herbeiführens einer Verwechselungsgefahr i. S. d. § 5 II UWG sowie für Fälle der betrieblichen Herkunftstäuschung festgestellt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Vorrangthese für alle lauterkeitsrechtlichen Irreführungstatbestände aufgegeben sein soll (Vgl. (BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 2 Rn. 15, beck-online, Stand: 01.03.2017).

Im Hinblick auf das Lauterkeitsrecht besteht demnach grds. kein Vorrang des Markenrechts mehr.

Trotzdem muss beachtet werden, dass das Lauterkeitsrecht und das Markenrecht unterschiedliche Schutzzwecke verfolgen. Wie bereits geschildert, dient das Markenrecht dem Individualschutz, wohingegen das Lauterkeitsrecht den Schutz der Mitbewerber, Verbraucher und sonstige Marktteilnehmer sowie der Interessen der Allgemeinheit bezweckt. Es muss insofern immer geprüft werden, welche Art des Schutzes maßgeblich ist.

Verhältnis der Tatbestände des UWG zum Markengesetz

Um ein genaueres Verständnis von der Thematik zu bekommen, wird im Folgenden das Verhältnis der zentralen Vorschriften des UWG zum MarkenG erläutert.

Eine der zentralen UWG-Vorschriften ist § 4 UWG, worin der Mitbewerberschutz geregelt ist. So heißt es in § 4 Nr. 1 UWG u. a.: „Unlauter handelt, wer die Kennzeichen eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft“. Da die Vorschriften des Markengesetzes zum Schutze des Kennzeichens, z.B. § 14 II Nr. 2 MarkenG, lediglich die bekannte Marken schützen, ist anzunehmen, dass bei unbekannten Marken das UWG stets anwendbar sein soll, da angenommen wird, dass das MarkenG unbekannte Marken nicht schütze. Liegen hingegen bekannte Marken vor, könnte man nach der älteren Rechtsprechung meinen, der Grundsatz des Vorrangs des Markenrechts sei einschlägig.

Die Veränderung der Rechtsprechung in den letzten Jahren führt jedoch dazu, dass gerade kein Vorrang des MarkenG mehr gilt, so dass nunmehr davon auszugehen ist, dass § 4 Nr. 1 UWG sowohl bei bekannten als auch bei unbekannten Marken anwendbar ist. Liegt also eine bekannte oder unbekannte Marke vor, so besteht eine Anspruchskonkurrenz zwischen § 4 Nr. 1 UWG und den markenrechtlichen Vorschriften der §§ 14 II Nr. 3, 15 III und 127 III MarkenG.

Etwas anderes gilt z.B. für § 4 Nr. 4 UWG, worin die gezielte Behinderung von Mitbewerbern in den Bereich der Unlauterkeit eingeordnet wird. Das darin enthaltene Verhalten eines Mitbewerbers wird im MarkenG nicht geregelt. Demnach ist die UWG-Vorschrift stets anwendbar.

Eine weitere zentrale Vorschrift ist § 5 UWG. Diese war nach älterer Rspr. aufgrund der Vorrang-Theorie nicht anwendbar, was sich mit den neueren Entscheidungen verändert hat. Die Einschränkung der Vorrang-Theorie führt zur Anwendbarkeit des § 5 UWG bei Irreführungen über die betriebliche Herkunft. § 5 I 2 Nr. 1 UWG steht daher zu den markenrechtlichen Vorschriften der §§ 14 II Nr. 1,2; 15 II MarkenG in kumulativer Anspruchskonkurrenz. Für Fälle von Irreführungen über die geografische Herkunft i. S. d. § 5 I 2 Nr. 2 UWG gilt seit der Himalaya-Salz-Entscheidung, dass die §§ 126 ff. MarkenG kennzeichenrechtlichen Schutz bieten, so dass ebenso eine kumulative Anspruchskonkurrenz zwischen dem UWG und dem MarkenG besteht. Selbiges gilt für § 5 II UWG, wobei die unterschiedlichen Schutzzwecke dieser Vorschrift und der §§ 14 II Nr. 1, 2; 15 II MarkenG zu beachten sind. Liegen weitere Irreführungen vor, die nicht die Herkunft betreffen aber lauterkeitsrechtlich relevant sind, kommt stets § 5 UWG zur Anwendung.

Nach § 6 UWG wird die vergleichende Werbung geregelt. Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht (§ 6 I UWG). Wird in einer vergleichenden Werbung ein Kennzeichen genutzt, sind insofern die lauterkeitsrechtlichen Regelungen zu beachten. Danach sind zunächst Verwechselungsgefahren zu vermeiden (§ 6 II Nr. 3 UWG), wovon auch reine Kennzeichenverwechselungen umfasst sind. Dabei ist unerheblich, ob es sich um geschützte oder nicht geschützte Kennzeichen handelt, oder ob überhaupt ein Kennzeichen i. S. v. § 1 MarkenG vorliegt. Unter der Verwechselungsgefahr ist wie in § 14 II Nr. 2 MarkenG zu verstehen, dass ein Dritter annehmen könnte, dass die jeweiligen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen. Zudem darf durch die Werbung nicht der Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens (egal, ob das Kennzeichen markenrechtlich geschützt und wie bekannt es ist) in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (§ 6 II Nr. 4 UWG). Auch hier besteht eine enge Vergleichbarkeit mit § 14 II Nr. 3 MarkenG, wonach an Stelle des Rufs die Wertschätzung steht. Insofern ist anzunehmen, dass wenn ein Fall des § 14 II Nr. MarkenG vorliegt, auch ein Fall des § 6 II Nr. 4 UWG zu bejahen ist. In beiden Fällen liegt eine Rufausbeutung bzw. Rufausnutzung vor, die gleichermaßen die Merkmale der Vorschriften erfüllt.

Zuletzt ist i. R. d. vergleichenden Werbung im Zusammenhang mit der Kennzeichennutzung zu beachten, dass Imitationswerbung nach § 6 II Nr. 6 UWG verboten ist. Diese liegt immer dann vor, wenn Waren oder Dienstleistungen als Imitation oder Nachahmung dargestellt werden. Wird lediglich das Kennzeichen nachgeahmt, ist der Anwendungsbereich der Vorschrift nicht eröffnet. Wichtig ist aber, dass ein Gesetzesverstoß nur dann vorliegt, wenn mit der Ware oder der Dienstleistung auch unter einem geschützten Kennzeichen (i. S. d. § 4 MarkenG) gehandelt wird. Andernfalls läge denklogisch die notwendige Vergleichbarkeit i. S. d. Vorschrift schon nicht vor.

Insgesamt lässt sich sagen, dass ein Verstoß gegen die genannten UWG-Vorschriften nicht dazu führt, dass der markenrechtliche Schutz verloren geht. Auch hier besteht eine kumulative Anspruchskonkurrenz zwischen den markenrechtlichen und den lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen. Es ist auch hier der Schutzzweck der jeweiligen Vorschriften zu beachten: Der markenrechtliche Schutz aus § 14 MarkenG schützt das Interesse des Kennzeicheninhabers; der lauterkeitsrechtliche Schutz aus § 6 UWG schützt die Mitbewerber. Von einem generellen Vorrang des § 6 II UWG kann demnach nicht die Rede sein.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Markengesetz ein subjektives Recht gewährt, während das UWG dies grds. nicht tut. Daraus folgt, dass im Markenrecht lediglich der Inhaber der Marke in einem Prozess aktivlegitimiert ist. Außerdem wurde geklärt, dass zwischen den markenrechtlichen und den lauterkeitsrechtlichen Vorschriften grds. Anspruchskonkurrenz besteht. Eine Ausnahme besteht für §§ 14, 15 MarkenG, die innerhalb ihres Anwendungsbereichs vorrangig gelten.

Fazit

Der vorhergehende Vergleich des Markenrechts und des Lauterkeitsrechts zeigt, dass pauschale Aussagen über die vorrangige Anwendung bestimmter Vorschriften nicht möglich sind. Es muss der Einzelfall betrachtet und stets sorgfältig überprüft werden, welcher Schutzzweck vorliegt.

Vor allem die Änderungen der Rechtsprechung sind in die Überlegungen mit einzubeziehen und es hat dahingehend ein Umdenken zu erfolgen. Das Heranziehen der Vorrang-Theorie ist in kommenden zu entscheidenden Fällen gut zu durchdenken, da davon auszugehen ist, dass auch weitere Gerichtsentscheidungen kommen werden, in denen der Vorrang des Markenrechts nicht mehr gefolgt wird. Liegt ein Fall vor, der gegen das Markengesetz und gegen das UWG verstößt, können folglich markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche parallel geltend gemacht werden.

Als Kanzlei für Marken- und Wettbewerbsrecht stehen wir Ihnen im Falle einer Markenrechtsverletzung oder einer wettbewerbswidrigen Handlung durch einen Konkurrenten jederzeit gern zur Verfügung.

RA Norman Buse, Anwalt für MedienrechtDer Bereich des Markenrechts und Wettbewerbsrechts als Teil des Gewerblichen Rechtsschutzes wird maßgeblich betreut von Herrn Rechtsanwalt Norman Buse und Herrn Rechtsanwalt David Herz.

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