Erstreckung einer deutschen Marke auf das Ausland

von RA David Herz, Anwalt für Markenrecht in Berlin und Jessica Müller, wissenschaftliche Mitarbeiterin

Ist man Markenrechtsinhaber einer in Deutschland eingetragenen Marke, verfügt man über sämtliche Rechte an der Marke. Doch was geschieht, wenn man seine geschäftlichen Aktivitäten ins Ausland ausdehnen möchte? Welche Möglichkeiten gibt es, die deutsche Marke auch im Ausland schützen zu lassen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der nachfolgende Artikel, in dem überblickartig die in Betracht kommenden Varianten der Markenerstreckung veranschaulicht werden.

Markenschutz in Deutschland

Hat man eine deutsche Marke angemeldet, ist diese im gesamten Bundesgebiet geschützt. Die Anmeldung und Eintragung einer deutschen Marke macht in den Fällen Sinn, in denen von Anfang an nicht beabsichtigt wird, mit der Marke verbunden Geschäfte im Ausland zu betreiben. Die kostengünstigste Möglichkeit der nationalen Marke hängt insofern auch mit der weniger umfangreichen Markenrecherche zusammen, ob Kollisionen mit bereits eingetragenen Marken möglich sind.

Laufen die Geschäfte im nationalen Gebiet so gut, dass die Tätigkeit auf das Ausland ausgeweitet werden soll, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Marke auch im entsprechenden Land schützen zu lassen.

IR-Marke

Am sinnvollsten ist die Anmeldung einer IR-Marke, also die internationale Registrierung. Diese ist in § 120 MarkenG verankert, worin es heißt:

(1)Der Antrag auf internationale Registrierung einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke oder einer in das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen ist beim Patentamt zu stellen. Der Antrag kann auch schon vor der Eintragung der Marke gestellt werden, wenn die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden soll.

(2) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und wird der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung der Marke zugegangen.

(3) Mit dem Antrag ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, einzureichen.

Wie wird eine IR-Marke angemeldet?

Liegt insofern bereits eine eingetragene Marke vor, die sogen. Basismarke, kann nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) die Marke in ein internationales Register eingetragen werden. Die Antragstellung erfolgt beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und die erforderlichen Antragsformulare sind über die Seite des DPMA herunterzuladen und auszufüllen.

Im Rahmen der Antragstellung, die auf Englisch oder Französisch zu erfolgen hat, ist das bzw. sind die Länder anzugeben, in denen der zusätzliche Markenschutz begehrt wird. Es sollten bereits Markenrecherchen in den jeweiligen Ländern durchgeführt worden sein, um Kollisionen vorzubeugen. Zudem ist notwendig, den Antrag vollständig auszufüllen, um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden. Ein nicht vollständig ausgefüllter Antrag gilt schließlich als nicht gestellt. Vor allem ist wichtig zu beachten, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht weiter gefasst ist, als das Verzeichnis der Basismarke. Auch die Gebühren werden mit der Antragstellung fällig.

Nachdem das DMPA den Antrag bearbeitet hat, indem es vor allem prüft, ob die angemeldete Marke mit der Basismarke übereinstimmt,  wird dieser an die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) weitergeleitet. Liegen die erforderlichen Voraussetzungen vor, wird nach dem Prüfungsverfahren die Marke in das internationale Register eingetragen und in der „Gazette des marques internationales“ veröffentlicht. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt, im Vergleich zur Anmeldung einer Unionsmarke, insofern auch darin, die Marke in Nicht-EU-Mitgliedstaaten wie USA, Schweiz oder Ländern des asiatischen Raums schützen zu lassen. Der Schutz kann wie gewünscht ausgeweitet werden.

Wurde die internationale Registrierung erfolgreich durchgeführt, ist die Marke in dem gewünschten Land zunächst als Schutzgesuch hinterlegt. Das bedeutet, das jeweilige Land hat i.d.R. ein Jahr lang Zeit, dem Schutzgesuch nicht zu entsprechen. Wird diesem entsprochen, erlangt der Markenrechtsinhaber gleichermaßen diejenigen Rechte, die er bereits durch das nationale Verfahren in der Bundesrepublik hat. Die Marke ist dann 10 (PMMA) bzw. 20 (MMA) Jahre geschützt und kann beliebig oft verlängert werden.

Wie hoch sind die Kosten für die Anmeldung einer IR-Marke?

Die Kosten eines solchen Verfahrens fallen auf zwei Ebenen an: Einerseits sind Gebühren an die nationale Behörde des Ursprungslandes, also an das DPMA, i.H.v. 180,00 Euro (Stand: August 2017) zu entrichten und andererseits sind die Gebühren für das internationale Büro erforderlich. Die internationalen Gebühren umfassen die Grundgebühr, Klassengebühr sowie Ergänzungsgebühren. Insofern ist der Einzelfall zu berechnen. Die Gebühren sind dann binnen eines Monats nach Einreichung des Antrags auf internationale Registrierung an das DPMA zu zahlen.

Bestimmte Fristen für die Anmeldung der IR-Marke gibt es grds. nicht. Denn i.d.R. erfolgt die internationale Registrierung mit dem Datum, an dem der Antrag beim DPMA eingeht.

Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Priorität der früheren Anmeldung (Basismarke) in Anspruch zu nehmen. Dafür muss der Antrag auf internationale Registrierung binnen sechs Monaten nach der nationalen Anmeldung beim DPMA eingereicht werden.

Wurde der Schutz auf die ausgewählten Länder ausgeweitet, besteht weiterhin die Möglichkeit, den bis dahin innehabenden Schutzumfang nochmals zu erweitern. Nach § 123 MarkenG ist die nachträgliche Schutzerstreckung auf weitere Länder möglich. Danach können Anträge auf nachträgliche Schutzerstreckung internationaler Registrierungen mit einer deutschen Basismarke, die nur bzw. auch dem PMMA unterliegen (ansonsten gilt § 111 MArkenG), beim DPMA eingereicht werden.

Anmeldung einer Unionsmarke

Zudem kann man beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante (Spanien) eine Unionsmarke eintragen lassen. Diese ermöglicht den Markenschutz einheitlich in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Dieser einheitliche Schutz ist dahingehend als nachteilig anzusehen, da im Falle einer Kollision die Marke auch einheitlich in allen Ländern zu Fall kommen kann.

Aufgrund des sehr großen Gebietes besteht, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Markenerstreckung, eine erhöhte Kollisionsgefahr. Die Markenrecherche ist deshalb sehr umfangreich und das Prozedere insgesamt teuer. Falls beabsichtigt wird, das geschäftliche Handeln auf die gesamte Union zu erstrecken, ist die Anmeldung einer Unionsmarke hingegen vorzugswürdig. Wird eine solche eingetragen, beträgt die Schutzdauer 10 Jahre und kann beliebig oft um jeweils zehn weitere Jahre verlängert werden.

Für den vorliegenden Fall, nämlich dass eine deutsche Marke auf nur ein oder wenige bestimmte Länder ausgedehnt werden soll, ist die Anmeldung einer Unionsmarke jedoch nicht sinnvoll.

(Neu-) Anmeldung der Marke in dem ausgewählten Ausland

In Betracht kommt auch die Anmeldung der Marke in dem entsprechenden Land. Davon ist jedoch abzuraten, da mit der erneuten Anmeldung Kosten verbunden sind, die in der Regel über den Kosten einer Markenerstreckung i. H.a. eine IR-Marke liegen. Ebenso ist mit diesem Verfahren ein sehr viel höherer Aufwand verbunden, der tatsächlich nicht notwendig wäre.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Markenschutzerstreckung i.H.a. die Anmeldung einer IR-Marke die sinnvollste Möglichkeit ist, den Schutz einer Marke auf ausgewählte Länder zu erweitern.

Vor allem im Vergleich zur Möglichkeit der Anmeldung einer Unionsmarke ist hervorzuheben, dass weitaus geringere Kollisionsgefahren mit anderen bestehenden Marken möglich sind. Denn das Gebiet ist kleiner, so dass geringere Angriffsmöglichkeiten bestehen.

Der geringere Aufwand und die geringeren Kosten lassen zudem das Vorgehen der internationalen Registrierung vorzugswürdig erscheinen.

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