Markenschutz: Muss ich eine angemeldete Marke benutzen?

von RA Norman Buse, Anwalt für Marken-, Wettbewerbs- und Medienrecht und Jessica Müller, wissenschaftliche Mitarbeiterin

Ein Markenrechtsinhaber hat die ausschließlichen Rechte an der Marke. Um in dieser Rechtsposition bleiben zu können, ist es jedoch zwingend notwendig, dass die Marke auch benutzt wird. Doch was passiert, wenn die Marke nicht vom Rechteinhaber verwendet wird?

§ 26 MarkenG regelt den Benutzungszwang, der jedoch keine Legaldefinition enthält. Aus der Vorschrift geht hervor, dass die jeweilige Marke vom Markenrechtsinhaber im Inland zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nach einer gesetzlich festgelegten Schonfrist von fünf Jahren benutzt werden muss.

Durch den Benutzungszwang wird vermieden, dass verschiedene Marken nur aus dem Grund eingetragen werden, ähnliche Marken Dritter, beispielsweise von Konkurrenten, zu verhindern.

Was heißt markenmäßige Benutzung?

Um die Marke i.S.d. § 26 MarkenG zu „benutzen“, ist erforderlich, dass eine funktionsgerechte Benutzung der Marke vorliegt. Die Funktion der Marke liegt hauptsächlich darin, Waren oder Dienstleistungen des Markenrechtsinhabers von denjenigen Dritter zu unterscheiden. Insofern muss sie ihrer Herkunftsfunktion nachkommen. Die reine firmenmäßige Nutzung reicht dafür nicht aus. Ebenso wenig reicht die Markenbenutzung für lediglich ähnliche Waren oder Dienstleistungen nicht aus.

Domainnamen sollen grds. ausreichen, um eine Benutzung annehmen zu können. Allerdings muss deutlich sein, dass über den Domainnamen geschäftlich gehandelt wird und Aktivität dahintersteckt.

Generell ist erforderlich, dass die Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der entsprechenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Rein interne Vorgänge sind dabei irrelevant.

Welche konkrete Art der Benutzung vorliegt, ist im Einzelfall zu betrachten. So kommt es letztlich darauf an, wie in der jeweiligen Branche verfahren wird und was speziell üblich ist.

Entscheidend ist, dass der Zusammenhang zwischen der Ware bzw. Dienstleistung und der Marke erkennbar ist.

Im Geschäftsverkehr genutzte Domainnamen erfordern, dass die mit ihr geworbenen Waren oder Dienstleistungen auf der Website tatsächlich angeboten werden. Andernfalls würde entgegen des Benutzungszwangs gehandelt werden.

Wann liegt eine ernsthafte Benutzungshandlung vor?

Eine Marke wird, wie es § 26 I MarkenG erfordert, erst dann „ernsthaft“ benutzt, wenn die tatsächliche Markennutzung einzig dem Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dient. Wird eine Marke nur zum Schein genutzt, was oftmals dadurch ersichtlich wird, dass sie für eine auffällig kurze Dauer aktiv verwendet wird, kann demnach nicht von der erforderlichen Ernsthaftigkeit die Rede sein.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist erforderlich, dass die Marke in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise benutzt wird (BGH, Urt. v. 5. 12. 2012 – I ZR 135/11).

Dies liegt insbesondere dann vor, wenn die Benutzung vorrangig dazu dient, den Marktanteil zu vergrößern oder beizubehalten.

Was gilt für die Benutzung durch Dritte?

Nach § 26 II MarkenG ist auch eine Benutzung durch Dritte möglich, wenn sie mit vorheriger Zustimmung des Markeninhabers erfolgt. Wird seitens des Markenrechtsinhabers die Nutzung durch einen Dritten lediglich geduldet, entspricht dies nicht dem Zweck der Vorschrift und ist somit nicht gedeckt. Die Zustimmung ist formlos möglich, muss aber rechtswirksam sein.

Welcher Zeitraum gilt?

Der Benutzungszwang tritt grds. sofort mit dem Zeitpunkt der Eintragung ein. Von dem Zeitpunkt an gilt jedoch zunächst eine Benutzungsschonfrist von fünf Jahren. In der Zeit hat der Markenrechtsinhaber die Möglichkeit, die Marke auf dem Markt zu etablieren. Ist der Schonungszeitraum verstrichen, ist zwingend erforderlich, dass aktiv und ernsthaft eine Benutzung stattfindet.

Etwas anderes gilt nach § 26 V MarkenG. Darin ist festgelegt, dass wenn ein Widerspruch anhängig ist, der zeitlich nach der Eintragung erfolgte, die Benutzungsschonfrist erst mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens beginnt.

Nichtbenutzungseinrede i.S.d. § 25 MarkenG

Die Nichtbenutzungseinrede ist in § 25 MarkenG geregelt. Aus Absatz 1 geht hervor, dass der Markenrechtsinhaber gegen Dritte bestimmte Ansprüche nicht geltend machen kann, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung nicht rechtserhaltend benutzt wurde.

Im Falle eines Verletzungsverfahrens sind nach Absatz 2 zwei Einreden möglich, die kumulativ zulässig sind und zwei verschiedene Zeiträume bezeichnen: § 25 II 1 MarkenG stellt auf die letzten fünf Jahre vor der Klageerhebung aus der eingetragenen Marke und § 25 II 2 MarkenG auf die letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung ab.

Erhebt also der Markenrechtsinhaber gegen einen Dritten Ansprüche aus seiner Marke, stehen der Geltendmachung Hindernisse im Wege, wenn er seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre nicht im Sinne der markenrechtlichen Vorschrift benutzt hat.

Wo muss die Marke benutzt werden?

Nach § 26 I MarkenG ist die Benutzung im Inland erforderlich. Wird die Marke überwiegend im Ausland und nur in einem sehr eingeschränkten Umfang im Inland benutzt, reicht dies grds. aus.

Bei der Markenbenutzung im Internet ist stets ein erkennbarer Bezug zum Inland erforderlich, der eine wirtschaftliche Relevanz aufweisen muss. Passives Handeln durch die reine Bereitstellung eines Angebots reicht demnach nicht aus.

Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung i.S.d. § 26 I MarkenG

Der in § 25 MarkenG geregelte Benutzungszwang tritt in Ausnahmefällen zurück, so dass die Nichtbenutzung einer Marke nicht automatisch dazu führt, dass sie verfällt.

Wann ein berechtigter Grund vorliegt, ist einzelfallabhängig zu betrachten. Es bestehen jedoch Kriterien, anhand derer eine Zuordnung möglich ist.

Liegen z.B. Umstände vor, die nicht vom Willen des Markenrechtsinhabers abhängig, von ihm beeinflussbar oder auch verhinderbar sind, liegt die Ausnahmeregelung nahe. Selbiges gilt, wenn die Umstände einen unmittelbaren Bezug zur Markenverwendung wie beispielsweise staatliche Einfuhrverbote haben. Auch sind Umstände zu beachten, die die Benutzung der Marke als unmöglich oder unzumutbar erscheinen lassen, z.B. gesetzliche Werbeverbote.

Was gilt zur Beweislast?

Wird eine zulässige Nichtbenutzungseinrede erhoben, muss der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung beweisen. Der Kläger muss den vollen Beweis führen, so dass die bloße Glaubhaftmachung nicht ausreicht. Das einstweilige Verfügungsverfahren, in dem eine Glaubhaftmachung i.S.d. § 920 II ZPO, §§ 936, 294 ZPO genügt, ist jedoch ebenfalls möglich.

Fazit

Wer die Rechte an seiner Marke weiterhin tragen möchte, muss diese zwingend nach der Schonfrist von fünf Jahren rechtserhaltend benutzen. Er kann nur Ansprüche gegen Dritte geltend machen, wenn die Benutzung tatsächlich vorliegt. Dafür trägt er letztlich die Darlegungs- und Beweislast. Sind mehrere Marken auf einen Markenrechtsinhaber eingetragen ist vor allem im Hinblick auf ältere Marken sorgfältig zu prüfen, ob eine rechtserhaltende Benutzung weiterhin vorliegt. Denn oftmals geraten gerade diese in Vergessenheit.

Die Einrede der Nichtbenutzung i. S. d. § 25 MarkenG ist ein starkes Instrument im Rahmen etwaiger markenrechtlicher Streitigkeiten, das stets Beachtung finden sollte.

Unsere Kanzlei mit dem Schwerpunkt Markenrecht steht im Falle einer Markenverletzung bundesweit jederzeit gern zur Verfügung.

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